Der Fall: Löschungsangriffe auf beschreibende Marken sind nicht selten. Was muss man genau tun, um einem solchen Angriff zu entgehen und die Schutzfähigkeit als Marke durch Benutzung zu erreichen? Ein Streit um zwei nahezu gleiche Kosmetikmarken gibt Aufschluss.

Seit dem Jahre 2008 beschäftigte sich die luxemburgische Société de Recherche Cosmétique (SRC) mit der Entwicklung von natürlichen Hautpflegeprodukten. Sie kreierte hierfür eine Marke

 

BIO-BEAUTÉ

Die Produkte wurden von dem bekannten Pariser LABORATOIRE NUXE vertrieben. Sie waren sofort erfolgreich und wurden mehrfach ausgezeichnet. Insbesondere in Frankreich sind sie bekannt

 

SRC ließ BIO-BEAUTÉ zunächst als nationale Marken und im Jahre 2015 auch als europäische Marke registrieren.

Nachdem man feststellte, dass die amerikanische Gesellschaft „Beauty Biosciences“ im Jahre 2017 eine nahezu gleiche Marke

BEAUTYBIO

für Kosmetikprodukte registriert hatte, beantragte man deren Löschung. BEAUTYBIO beschreibe lediglich die Wirkung der Kosmetik, nämlich dass sie das Aussehen durch Bioprodukte verbessere. Die Marke sei in Wirklichkeit ein nicht schützbares Werbemittel.

Aber für die ältere Marke BIO-BEAUTÉ von SRC galt im französischsprachigen Raum der EU im Grunde dasselbe. BIO wird als Angabe natürlicher Stoffe und als Angabe der Herstellung unter natur-, und umweltverträglichen Bedingungen verstanden. Und BEAUTÉ ist das französische Wort für „Schönheit“, ebenso wie BEAUTY das englische Wort hierfür ist.

Beauty Biosciences machte sich deshalb die Argumente von SRC zu eigen und stellte seinerseits einen Löschungsantrag. Niemand sollte bei diesem Rechtsstreit im Zweifel über seine Marken verfügen können.

Der Löschung ihrer Marke konnte SRC nur durch den Nachweis entgehen, dass BIO-BEAUTÉ bei der Anmeldung als Unionsmarke im Jahre 2014 bereits als Marke Unterscheidungskraft erlangt hatte, sog. Durchsetzung.

Die Hürden für die Erlangung einer Schutzfähigkeit als Marke durch Benutzung sind sehr hoch. Ein solcher Nachweis gelingt nur selten. Bestimmten Beweismitteln kommt dabei eine größere Beweiskraft zu als anderen.

SRC konnte glücklicherweise die maßgeblichen unmittelbaren Beweise für die Erlangung einer Unterscheidungskraft durch Benutzung erbringen. Hierzu gehörten die Investitionen im Bereich der Werbung, folglich die Angabe von Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internetwerbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne. Von unmittelbarer Bedeutung waren ferner der Wert und das Volumen von BIO-BEAUTÉ-Produkten zwischen 2009 und 2017 in Frankreich, dargestellt in Klassifizierungstabellen ausgewählter Biokosmetikmarken. Unmittelbaren Beweiswert hatten auch die vorgelegten Dokumente über die Benutzung der Marke in den diversen EU-Staaten.

Diese Beweise reichten zusammen mit den vorgelegten sekundären Beweisen dafür aus, dass BIO-BEAUTÉ Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hatte. Diese sekundären Beweise mit entsprechend geringerer Beweiswirkung waren Nachweise zu diversen Anmeldungen der Marke seit 2008, mit denen die Dauer der Benutzung nachgewiesen werden sollte, Presseartikel sowie alle Unterlagen, die als Werbung angesehen werden können, d. h. die Bilder der betroffenen Waren in Verbindung mit der streitigen Marke, der Bericht über Produkte in sozialen Medien, Gewinnspiele auf Facebook und die Verkaufszahlen.  

Insbesondere konnten das Werbematerial und die Verkaufszahlen nur als sekundäre Beweise angesehen werden. Sie beweisen nämlich nicht, dass die von den fraglichen Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen. Allenfalls können sie daher einen unmittelbaren Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft unterstützen.

Dass SRC die Marke BIO-BEAUTÉ nur in der Kombination „Bio-Beauté ® by Nuxe“, nicht aber isoliert benutzt hatte, stand der Erlangung der Unterscheidungskraft nicht entgegen. BIO-BEAUTÉ wurde nämlich stets mit dem Registrierungssymbol ® und in viel größerer Schrift als „by NUXE“ herausgestellt. Damit war für den Verbraucher klar, dass BIO-BEAUTÉ die Marke war und die Produkte von der Firma NUXE vertrieben werden.

SRC hätte auch Umfragen oder Marktforschungen und Erklärungen von Handels- und Berufsverbänden sowie Nachweise über die konkrete Benutzung als Marke als unmittelbare Beweise geltend machen können.

BIO-BEAUTÉ wurde für Kosmetikprodukte nicht gelöscht, weil die Bezeichnung bei ihrer Anmeldung in der Europäischen Union eine Schutzfähigkeit als Marke durch Benutzung erlangt hatte,

Gericht der Europäischen Union, 22. März 2023, T- 750/21.

Learnings: Wenn Sie eine beschreibende Bezeichnung als Marke registrieren wollen, müssen Sie darauf achten, dass die Bezeichnung vor ihrer Anmeldung eine Schutzfähigkeit als Marke durch Benutzung erlangt hat. Die Schutzfähigkeit einer solchen Bezeichnung müssen Sie nachweisen können. Legen Sie dafür besonders Wert auf die unmittelbaren Beweise für eine Unterscheidungskraft. Insbesondere Verkaufszahlen und Werbematerial haben nur eine geringe Beweiskraft.

Hinweis: Lesen Sie zur Unterscheidungskraft durch Benutzung auch den folgenden Artikel: Markenschutz für einfache Bildzeichen – adidas