Der Fall: ‘Fohlenelf’ ist der Spitzname des bekannten deutschen Fussballvereins Borussia Mönchengladbach. Er geht zurück auf die Zeit des legendären Trainers Hennes Weisweiler in den 70ger Jahren. Dieser prägte eine Ära mit jungen Spielern, den sog. ‘Fohlen’, und schnellem, attraktiven Offensivspiel. Viele kennen die Namen dieser ‘Fohlen’: Günter Netzer, Berti Vogts, Jupp Heynckes, Ewald Lienen, Wolfgang Kleff, Herbert Wimmer, Herbert Laumen usw.

Logisch, dass der Club sich den Begriff für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen als Marke schützen ließ, unter anderem im Jahre 2013 als Unionsmarke:

Borussia betreibt auch einen ‘FohlenShop’ und gibt einen ‚Fohlen-Newsletter‘ heraus.

David Neng allerdings nutzt ebenfalls den Begriff ‚Fohlen‘. Seine Firma bietet u.a. Fanreisen, Merchandise-Artikel, Fangetränke und Ticketing an. Für alle ‚FohlenFans‘ verkauft er Spirituosen unter der deutschen Marke

Im Jahre 2019 stellte er einen Verfallsantrag gegen die Marke ‘Fohlenelf’ wegen Nichtbenutzung.

Eine Unionsmarke muss in der Europäischen Union bekanntlich innerhalb von fünf Jahren ab ihrer Eintragung ernsthaft benutzt sein, um nicht zu  verfallen. Auch später darf eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ausgesetzt sein, damit die Marke nicht löschungsreif wird. Der Schutz einer Marke ist nämlich ausschließlich ihren quantitativ bedeutenden kommerziellen Verwertungen vorbehalten. Diese Verwertungen erstrecken sich auf vier Aspekte, nämlich Ort, Zeit, Art und Umfang der Benutzung. Eine ernsthafte Benutzung muss alle diese Aspekte in ausreichendem Maße abdecken.

Die Marke der Borussia war länger als fünf Jahre eingetragen und musste daher in den letzten fünf Jahren vor dem Verfallsantrag ernsthaft benutzt sein. Borussia musste diese Benutzung beweisen, damit ihre Marke nicht gelöscht werden konnte.

Der Club legte zunächst Kataloge aus dem einschlägigen Zeitraum vor. Sie enthielten einige Merchandisingartikel, auf denen die Marke samt Artikelnummer und Preis abgebildet war, wie etwa bei der nachfolgenden Kappe:

Auf einigen Fanartikeln war jedoch nur das Logo der Borussia zu sehen, nicht aber auch die Marke

Für diese Artikel konnten die Kataloge die Benutzung deshalb nicht beweisen.

Dass die Borussia keine Belege für einen deutschlandweiten Vertrieb vorlegte, schadete dagegen ausnahmsweise nicht. Denn es ist bekannt, dass die großen Fußballklubs ein Merchandising betreiben, das meist nicht unwesentlich zu ihren Einnahmen beiträgt. Da zudem einige Rechnungen vorgelegt werden konnten, sprach die Gesamtschau dafür, dass das mit der Marke gekennzeichnete Kernsortiment der Kataloge tatsächlich auch in ausreichendem Maße verkauft wurde.

Für die registrierten ‘Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke’ wies Borussia nur den Vertrieb einer limitierten Auflage von 100 000 ‘Cola Zero’-Dosen nach, auf denen die Marke ‘Fohlenelf’ abgebildet war. Aber das reichte nicht. Denn eine limitierte Auflage ist nur kurzlebig und zeitlich begrenzt. Das reichte nicht aus, um in dem Wirtschaftszweig solcher Getränke Marktanteile für die registrierten Waren zu halten oder hinzuzugewinnen und deshalb ausreichend bedeutsam zu sein.

Borussia verkaufte auch Bier in einem Partyfass der Bolten-Brauerei. Auf dem Fass stand die Angabe ‘Älteste Fohlenelf der Welt’. Aber war das noch eine Benutzung der Marke ‘Fohlenelf’? Verwendet wurde ein Slogan, der die älteste von mehreren Fohlenelfs der Welt benennt. Das war eine völlig andere Bezeichnung. Eine Benutzung gerade der Marke ‚Fohlenelf‘ für Bier wurde damit nicht nachgewiesen.

Zum Nachweis der Benutzung der registrierten ‚Mittel für Körper- und Schönheitspflege‘ und ‚Seifen‘ wies die Borussia nur Verkäufe von Hair & Body Shampoos nach, die mit der Marke ‚Fohlenelf‘ gekennzeichnet waren. Aber die Kategorie der Mittel für Körper und Schönheitspflege ist sehr weit. Wenn der Verbraucher nach Hair & Body Shampoos sucht, möchte er ein Produkt erwerben, dass eine Reinigungsfunktion für Körper und Haare erfüllt. Solche Produkte können auch Shampoos allgemein und Seifen sein, weshalb die Marke nur hierfür benutzt wurde, nicht aber für die weite Kategorie der ‚Mittel für Körper- und Schönheitspflege‘.

Die Marke der Borussia war weiter für die Dienstleistung des Merchandising registriert. Das ist jedoch eine Dienstleistung, die Dritten angeboten wird und für deren Erbringung diese auch bezahlen. Aber die Borussia hatte unter der Marke nur ihre eigenen Waren im Rahmen des Merchandising verkauft. Eine Benutzung der Marke für Merchandising lag nicht vor.

Das Gleiche galt für die weiter registrierten Dienstleistungen der Werbung und des Sponsoring. Auch Werbung und Sponsoring sind Dienstleistungen für Dritte und nicht für den Markeninhaber selbst.

Alle Waren und Dienstleistungen, für die die ernsthafte Benutzung nicht nachgewiesen wurde, wurden aus dem Warenverzeichnis der Marke ‚Fohlenelf‘ gelöscht. Die Marke blieb jedoch für den Teil der Waren und Dienstleistungen erhalten, für den die ernsthafte Benutzung nachgewiesen werden konnte;

Gericht der Europäischen Union vom 7. Dezember 2022, T‑747/21.

 

Learnings: Der Fall ist lehrreich für alle, die ihre Marke in ihrem Recht erhalten wollen. Richten Sie eine Logistik in Ihrem Unternehmen ein, um jederzeit eine quantitativ bedeutende kommerzielle Benutzung Ihrer Marke für jede der registrierten Waren oder Dienstleistungen nach Ort, Zeit, Art und Umfang nachweisen zu können. Bedenken Sie, dass die Benutzung bei weiten Oberbegriffen für jede unter diesen Oberbegriff fallende kohärente Untergruppe nachgewiesen werden muss, deren Waren oder Dienstleistungen den gleichen Zweck und die gleiche Bestimmung erfüllen. Außerdem muss die Marke auf den Artikeln tatsächlich auch erscheinen und Dienstleistungen für Dritte müssen unter der Marke erbracht werden.

Verweis: Lesen Sie dazu auch den Artikel:  Löschungsrisiko bei weitem Warenoberbegriff – Walzertraum