Der Fall: Kann Gardena aus seiner Unionsmarke für die bekannten Spritzen nicht mehr gegen Nachahmer vorgehen, nur weil die Farben der Spritzen leicht verändert wurden?

Diese Frage war entscheidend in einem Prozess, in dem die schwedische Husqvarna AB im Februar 2015 gegen den Discounter Lidl in Deutschland Klage erhob. Husqvarna ist die Muttergesellschaft von Gardena Deutschland und hält die Markenrechte. Die Unionsmarke ist farbig registriert für die Produktform der bekannten Gardena-Spritzen:

Lidl hatte in seinem Onlineshop Wasserspritzen verkauft, die den Gardena Spritzen sehr ähnlich waren. Das wollte Husqvarna natürlich verbieten lassen:

Wie meist in solchen Prozessen, beantragte Lidl zu seiner Verteidigung, die Unionsmarke für die farbige Produktform der Gardena Spritzen für verfallen zu erklären. Denn Gardena habe die Farben der Spritzen geändert; die Marke sei daher nicht mehr rechtserhaltend benutzt.

Bei Erhebung der Verfallsklage im September 2015 stand die Marke jedoch noch unter Schutz. Die Gardena Spritzen waren nämlich bis Mai 2012 in der typischen Farbe Orange-grau/hellgrau vertrieben worden. Für diese Farben war die Klagemarke auch registriert worden. Außerdem entsprach die Form der Spritzen der Klagemarke. Diese Art der Benutzung erhielt die Marke in ihrem Recht noch bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Aufgabe der Benutzung, im Fall somit bis zum 31. Mai 2017.

Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung vor dem Berufungsgericht am 24. Oktober 2017 hatte sich die Situation jedoch geändert. Denn Gardena hatte seine Spritzen ab Mai 2012 nur noch in den Farben Orange-dunkelgrau/schwarz, nicht mehr in den Farben Orange-grau/hellgrau vertrieben:

Das entsprach nicht mehr der eingetragenen Marke. Der Schutz der Produktformmarke gründete maßgeblich auf den Farben Orange-grau/hellgrau und erstreckte sich nicht auf die Farben Orange-dunkelgrau/schwarz. Die Produktform selbst rechtfertigte den Markenschutz nicht. Sie entsprach allen praktischen Vorgaben an Wasserspritzen. Ab dem 31. Mai 2017 – fünf Jahre nach Änderung der Farben – bestand deshalb kein Schutz der Marke für die Produktform der Gardena Spritzen mehr.

Nachdem das Unionsrecht keine genaue Regelung der relevanten Zeiträume für die Beurteilung des Verfalls enthält, wollte der Bundesgerichtshof deutsches Prozessrecht anwenden. Hierfür kommt es auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung vor dem Berufungsgericht an. Zu diesem Zeitpunkt, im September 2017, war die Klagemarke nicht mehr rechtserhaltend benutzt und hätte für verfallen erklärt werden müssen.

Der Bundesgerichtshof hat die Frage, auf welchen Zeitpunkt den Verfall einer Marke abzustellen ist, jedoch dem europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dieser hat heute nun entschieden, dass das deutsche Prozessrecht für die Frage des Verfalls wegen Nichtbenutzung keine Relevanz hat. Maßgeblich sei ausschließlich das Recht der Europäischen Union. Und für dieses könne für alle Mitgliedstaaten nur der Zeitpunkt der Erhebung der Verfallsklage maßgeblich sein, um zu beurteilen, ob eine Marke wegen Nichtbenutzung verfallen ist.

Die von Lidl zu seiner Verteidigung erhobene Verfallsklage wird deshalb scheitern.

Gerichtshof der Europäischen Union, 17. Dezember 2020, C-607/19.

Learnings: Ist es Ihnen gelungen, die Form Ihrer Produkte als farbig eingetragene Marke schützen zu lassen, achten Sie sorgfältig darauf, dass die registrierten Farben auf den Produkten nicht verändert werden. Die Farben begründen meist den Schutz der Formmarke erst. Ändern Sie die Farben der Produkte in relevantem Maße, verfügen Sie nur noch über Markenschutz bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der Änderung. In einer während dieser Zeit erhobenen Verfallsklage wird die spätere Nichtbenutzung zwar nicht mehr berücksichtigt. Sie müssen aber damit rechnen, dass der Verfallskläger jetzt eine neue Verfallsklage erhebt.