Der Fall: Das beklagte Unternehmen hatte in seinem Markenportfolio zwei deutsche Marken „PUC“ aus dem Jahre 1980. In der Europäischen Union besaß das Unternehmen daneben noch eine deutlich jüngere identische Unionsmarke „PUC“. Es versuchte, die Rechte der nationalen Marken auf seine Unionsmarke zu übertragen. Im Ergebnis scheiterte es damit.

Die Unionsmarkenverordnung erlaubt, die Rechte nationaler Marken (blau) mit ihrem nationalen Zeitrang ohne Rechtsverlust auf eine identische Unionsmarke (rot) zu übertragen, wenn man einen entsprechenden Antrag stellt und sodann auf die nationale Marke verzichtet.

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Die Unionsmarke erhält hierdurch im Falle ihrer Eintragung im Territorium der ehemaligen nationalen Marke den Zeitrang dieser älteren nationalen Marke (Seniorität). Was genau das bedeutet und welche Voraussetzungen erforderlich sind, hat der Europäische Gerichtshof entschieden.

Anders als der deutsche Gesetzgeber und der Bundesgerichtshof ursprünglich angenommen haben, existiert die nationale Marke in dem von ihr übernommenen Zeitrang der Unionsmarke nicht weiter. Nach dem Verzicht auf die nationale Marke existiert nur noch die Unionsmarke. Dass diese für das ehemalige Schutzland der nationalen Marke alle bisherigen Rechte einschließlich ihrer Priorität übernommen hat, ist eine Fiktion des Gesetzes. Die nationale Marke muss im Zeitpunkt ihres Verzichts allerdings rechtswirksam benutzt sein und es dürfen ihr keine Schutzhindernisse entgegenstehen. Da das Markengesetz von der Weiterexistenz der nationalen Marke ausging und deshalb andere Voraussetzungen für die Rechtswirksamkeit der Seniorität aufstellte, verstieß es gegen Europäisches Recht.

Diese Feststellungen des Gerichtshofs haben weitreichende Auswirkungen. Das Markenportfolio wird schlanker. Da nur noch eine Unionsmarke existiert, muss auch nur diese verwaltet und verlängert werden. Das spart in- und extern Kosten. Der Markeninhaber kann zudem allein durch die Nutzung der Unionsmarke die wertvollen Rechte seiner nationalen Marken in den jeweiligen Ländern aufrechterhalten, selbst wenn die Unionsmarke gerade erst registriert wurde. Zum Beispiel könnten die alten Rechte portugiesischer, spanischer und französischer Marken durch die Benutzung einer gerade erst eingetragenen Unionsmarke in einem Online-Shop in Bulgarien aufrechterhalten werden. Anders noch als nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs und des deutschen Markengesetzgebers braucht zur Aufrechterhaltung des wertvollen Schutzes in Portugal, Spanien und Frankreich eine Benutzung in diesen Ländern nicht mehr zu erfolgen. Unter Umständen kommt jetzt auch eine Verlagerung der Benutzung der Unionsmarke an Standorte mit kostengünstigen und steuerlich attraktiven Rahmenbedingungen in der EU in Betracht. In internationalen Verletzungsprozessen entfällt zudem die aufwändige und teure Zusammenstellung von landesspezifischen Benutzungsunterlagen. Gerichtliche Prozesse werden dadurch billiger und kalkulierbarer, Gerichtshof der Europäischen Union, C-148/17, Urteil vom 19.04.2018 und BGH – PUC II, Urteil vom 08.11.2018.

Learnings: Das Urteil verschafft der gesamten Absicherung des Goodwills eines Unternehmens in der Europäischen Union mehr Sicherheit und Stabilität für weniger Geld. Nutzen Sie die sich aus dem Konzept der Seniorität ergebenden Chancen. Das Markenportfolio muss im Vorfeld einer jeden Umstrukturierung allerdings daraufhin analysiert werden, ob alle rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung dieser Vorteile gegeben sind und die Umstrukturierung wirtschaftlich sinnvoll ist.